Branding vita e conflitti del marchio: il punto di vista legale

  • Published on
    08-Sep-2014

  • View
    271

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SLIDE presentate durante l'evento TreataBit del 27 Maggio 2014: *Branding vita e conflitti del marchio: il punto di vista legale* Il marchio ha un ciclo di vita pi lungo e articolato di quanto si pensi: dal concepimento alla registrazione, dalla sua promozione alla diffusione online, passando dalle varie fasi conflittuali, il brand aziendale vive fasi di crescita differenziate e complesse dal punto di vista legale che interessano tutti gli operatori del mercato digitale. Il workshop tenuto da Luca Egitto, avvocato dello studio R&P Legal, esperto in propriet intellettuale ed industriale, IT, privacy, diritto commerciale e societario in particolare nellindustria dellintrattenimento, dello sport e del commercio elettronico. Master in Entertainment Law e Intellectual-Industrial Property Law, collabora con la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dellInformazione di Torino e con lUniversit Cattolica di Milano presso le quali insegna materie giuridiche. Ha pubblicato articoli e contributi sul Journal of Information, Law and Technology (UK), World Sports Law Report (UK) e Computer Law Review International (DE). Tutti i materiali di approfondimento al link http://www.treatabit.com/article/brandinglegale

Transcript

  • Branding, vita e conflitti del marchio: il punto di vista legale Avv. Luca Egitto LL.M 27 Maggio 2014
  • ! ! ! Il fine predominante dellattivit di branding quello di costituire, sviluppare e consolidare un significato e una identit commerciale intorno al marchio, quale cuore ideologico del prodotto. branding
  • ! ! Nella sessione di oggi analizzeremo il ciclo di vita del marchio dal punto di vista legale soffermandoci su nascita crescita circolazione conflitti consacrazione estinzione del brand. branding
  • Definizione e norme applicabili ! Il sistema di regole concernenti il marchio in Italia racchiuso nel d.lgs. 30/2005, noto come Codice della Propriet Industriale (CPI), tra gli articoli 7 e 30. Queste norme ci offrono anche lo spunto per dare una definizione di marchio . 5
  • Cos un marchio? ! Un marchio un segno che contraddistingue i beni e servizi di un impresa da quelli di un'altra impresa. ! Come primo elemento differenziale quindi dobbiamo domandarci se quanto sar rappresentanto dal marchio sar concretamente venduto come bene o servizio o comunque come indicatore dorigine commerciale o industriale. ! in caso negativo (per esempio nel caso di associazioni, ONLUS, squadre di calcio amatoriali etc.) la registrazione del marchio inutile e persino improduttiva di effetti, decorso un determinato periodo di tempo (come vedremo in seguito). !! Definizione
  • Un marchio tutelato solo se registrato? ! NO! Lart. 2571 c.c. e lart. 12 CPI ci dicono che anche un marchio di fatto (ossia non registrato) pu essere tutelato, ma a condizione che si dimostri che il marchio sia stato concretamente utilizzato e che sia noto, quanto meno localmente. Questi due pre-requisiti non sono richiesti nella tutela del marchio registrato che quindi risulta pi robusta e agevole. ! Esiste quindi una prima fase di vita primordiale del marchio, precedente alla registrazione La vita del marchio prima della registrazione
  • Che requisiti deve avere il marchio per poter essere registrato? ! Devessere un segno, rappresentabile graficamente e in grado di distinguere i prodotti di un impresa dagli altri, essere quindi distintivo. La registrazione
  • CPI - ART. 7. OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE 1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalit cromatiche, purch siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. La registrazione
  • Il marchio di cui si chiede la registrazione devessere un segno, ossia capace di trasmettere un significato alle persone vi entrano in contatto. ! Non necessariamente quindi deve trattarsi di una comunicazione in senso tradizionale, percepibile con la vista: il significato del marchio pu veicolarsi infatti anche con suoni (es. Intel) o profumi/odori (the smell of fresh cut grass per le palle da tennis della societ olandese Vennootschap Onder Firma Senta Aromatic Marketing) La registrazione
  • Il marchio che voglio registrare devessere anche distintivo, ossia idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un impresa da quelli di unaltra impresa. Il marchio deve esprimere un significato distintivo, individuando la provenienza imprenditoriale del prodotto/servizio. Leffetto suggestivo quindi deve riguardare limpresa che esprime il prodotto/servizio e non (o quanto meno solo) il prodotto/servizio in quanto tale. La registrazione
  • Il marchio devessere infine rappresentabile graficamente, ossia capace di essere riprodotto dentro un documento cos da cristallizzarsi nellimmaginario collettivo e nella documentazione amministrativa da mettere a disposizione del pubblico e delle autorit competenti. ! Nel caso dei marchi esclusivamente cromatici (es: Orange) occorre inserire nella domanda di registrazione il rispettivo codice Pantone, in quelli musicali la sequenza di note e ritmo del suono da registrare, in quelli olfattivi occorrer inserire una descrizione delleffetto olfattivo. La registrazione
  • In conclusione, posso registrare come marchio, in particolare le parole (compresi i nomi di persone) i disegni le lettere le cifre i suoni la forma del prodotto o della confezione di esso le combinazioni o le tonalit cromatiche La registrazione
  • Ritratti di persone, nomi e segni notori Non posso registrare come marchio il ritratto di una persona senza il suo consenso. Posso registrare il nome di una terza persona diverso dal mio solo se tale uso non sia lesivo della fama ed onorabilit di tale persona. Posso usare come marchio il nome di una persona celebre, oppure i segni olimpici, i simboli notori in ambito letterario, artistico, sportivi o scientifico solo con il consenso dei rispettivi aventi diritto. La registrazione
  • Marchi di forma ! Posso registrare come marchio la forma di un prodotto (ad esempio il coltello Opinel o la bottiglia di Coca Cola)? S, se percepito come marchio, se distintivo della mia impresa e se (i) la sua forma non imposta da una qualche funzione tecnica (per esempio una curvatura inevitabile per installare il prodotto su un altro prodotto, in tale caso tale forma deve restare disponibile per tutti i produttori), e (ii) se tale forma non tutelabile o tutelata dai diritti sul design, perch in questo caso avrei doppia protezione che nel caso del marchio pu diventare eterna (mentre le forme individualizzanti, anche se inizialmente tutelate dal design, dopo la scadenza del diritto su tale design, devono potere essere fruibili liberamente). La registrazione
  • Tipi di marchio e di registrazione Posso registrare il marchio per una o pi classi di prodotti o servizi, secondo una classificazione convenzionale (c.d. Classificazione di Nizza) come marchio come marchio denominativo, ossia nella sua sola componente letterale, oppure come marchio complesso, ossia come combinazione dellelemento letterale e di quelle grafico (logo). a livello nazionale, presso lUfficio Italiano Brevetti e Marchi www.uibm.gov.it a livello comunitario, con unica domanda depositata presso lUfficio per lArmonizzazione del Mercato Interno valida per tutti i 27 paesi della UE www.ohim.eu a livello internazionale, mediante estensione internazionale della domanda nazionale, attraverso lOrganizzazione Mondiale per la Propriet Intellettuale (una divisione delle nazioni unite) www.wipo.int La registrazione
  • ! Per registrare un marchio devo accertarmi che non vi siano impedimenti assoluti alla sua registrazione, impedimenti che possono essere rilevati dallorgano incaricato di ricevere ed esaminare la domanda di registrazione (in Italia www.uibm.gov.it ) Impedimenti assoluti alla registrazione
  • Il primo degli impedimenti assoluti la mancanza di capacit distintiva, come per esempio nel caso di denominazioni generiche o descrittive (ad esempio Euro-car per una carrozzeria) o di uso comune: non sarebbero recepiti come indicatori dellorigine commerciale del prodotto contraddistinto dal marchio. ! Impedimenti assoluti alla registrazione Descrittivit Capacit
  • Il primo caso di conflitto nella vita del marchio pu insorgere gi dal deposito della domanda di registrazione, quando potrebbero emergere degli impedimenti relativi, ossia delle situazioni patologiche non assolute, ma specifiche di diritti anteriori di terze parti, che possono quindi opporsi alla registrazione attivandosi presso lUfficio Italiano Brevetti e Marchi o presso lUfficio per lArmonizzazione del Mercato Interno (www.ohim.eu ). ! Questi impedimenti sono la mancanza di novit per conflitto con marchio anteriore il conflitto con un anteriore diritto sul nome, ritratto o segno notorio violazione di diritto dautore di terze parti Primo conflitto : impedimenti relativi alla registrazione
  • Per non incorrere nel principale impedimento relativo alla registrazione, ossia la mancanza di novit, il marchio deve soddisfare il fondamentale requisito della novit previsto dallart. 12 CPI. ! Il marchio nuovo se non confligge con anteriori diritti di terze parti su segni distintivi come il marchio di fatto, marchio registrato, ditta, ragione sociale, nome a dominio. ! Nel caso in cui il marchio/segno distintivo anteriore sia identico al marchio di cui chiedo la registrazione e sia stato registrato/utilizzato per il medesimo tipo di prodotti o servizi, la novit del mio marchio esclusa automaticamente, dovendosi ritenere presunto un effetto confusorio per il pubblico in caso di compresenza sul mercato dei due marchi. La novit del marchio e la sua conflittualit con i segni anteriori
  • Non nuovo il marchio identico ad un altro marchio (registrato o di fatto) o segno distintivo (ragione sociale, ditta, nome a dominio) gi utilizzato (o registrato) per prodotti identici; La novit del marchio e la sua conflittualit con i segni anteriori
  • Non nuovo il marchio identico ad un altro marchio o segno distintivo (ragione sociale, ditta, nome a dominio) gi utilizzato (o registrato) per prodotti simili, se a causa di tale similitudine sussiste il pericolo di confusione presso il pubblico; La novit del marchio e la sua conflittualit con i segni anteriori
  • Non nuovo il marchio simile ad un altro marchio o segno distintivo (ragione sociale, ditta, nome a dominio) gi utilizzato per prodotti identici, se a causa di tale similitudine sussiste il pericolo di confusione presso il pubblico. La novit del marchio e la sua conflittualit con i segni anteriori
  • Non nuovo il marchio simile o identico a un precedente marchio registrato per prodotti anche non affini quando questultimo marchio goda di rinomanza (es. Gucci, Bayer) e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio allo stesso. La novit del marchio e la sua conflittualit con i segni anteriori
  • Esempio 1 (marchio anteriore identico registrato per prodotti identici) Marchio anteriore: Miss Venezia registrato nelle classi 25 (abbigliamento) e 41 (servizi per lintrattenimento) Marchio oggetto delle domanda di registrazione: Miss Venezia, per le classi 25 e 41 ! ! http://www.uibm.gov.it/attachments/35_2014.pdf La novit del marchio e la sua conflittualit con i segni anteriori
  • Esempio 2 (marchi identici, prodotti affini) Marchio anteriore: Sunmaster (varie classi tra cui la 9) ! Marchio oggetto delle domanda di registrazione: Sunmaster (varie classi tra cui la 9) ! ! http://www.uibm.gov.it/attachments/Opposizioni/ 03-2014.pdf La novit del marchio e la sua conflittualit con i segni anteriori
  • Esempio 3 (marchio simile/prodotti identici) ! Marchio anteriore: Euflux per prodotti farmaceutici ! Marchio oggetto delle domanda di registrazione: Flux per prodotti farmaceutici ! ! ! http://www.uibm.gov.it/attachments/27_2014.pdf La novit del marchio e la sua conflittualit con i segni anteriori
  • Esempio 4...

Recommended

View more >